Immateriaalioikeudet tutuksi: Väite tavaramerkkiä vastaan

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme avaa eri suojamuotojen, kuten tavaramerkkien ja patenttien hakuprosessia ilman juridisia koukeroita. Sarjassa kerromme konkreettisten esimerkkien valossa, miten eri suojamuotojen hakemusprosessit toimivat ja mitä hakijan on tärkeää ottaa huomioon. Sarjan toisessa osassa IP-juristimme Laura Roselius kertoo EU-tavaramerkkiä vastaan tehdystä väitteestä ja väitekäsittelyn kulusta. Tutustu myös Lauran aiempaan kirjoitukseen EU-tavaramerkin rekisteröinnin vaiheista.

Kolmas osapuoli voi vastustaa merkin rekisteröintiä

Pelkkä Euroopan tavaramerkkiviraston (EUIPO) hakemuskäsittely ja viraston hyväksyntä eivät johda suoraan merkin rekisteröintiin, vaan myös kolmansille osapuolille on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi ja esittää vastalauseita merkin rekisteröimiselle hakemusprosessin aikana. Tätä kutsutaan väiteajaksi, joka alkaa merkin julkaisemisesta ja antaa kolmansille osapuolille tilaisuuden tehdä väite merkkiä vastaan kolmen kuukauden sisällä sen julkaisusta.

Kuten kerroin Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjan ensimmäisessä osassa, joka käsittelee tavaramerkin rekisteröintiä EU:ssa, koostaa EUIPO ennen tavaramerkin rekisteröimistä ennakkotutkimusraportin, josta käy ilmi identtiset ja samankaltaiset EU-tavaramerkit sekä mahdollisesti hakijan pyynnöstä myös vastaavat EU-jäsenmaiden kansalliset merkit. Virasto lähettää raportissa mainituille kolmansille osapuolille tiedon uudesta vireillä olevasta hakemuksesta, mikä tarjoaa heille mahdollisuuden reagoida esimerkiksi väitteen muodossa.

Vaikka väitteet EU-tavaramerkkihakemuksia vastaan ovat hyvinkin tavanomaisia, eivät raportissa mainitut kolmannet osapuolet suinkaan aina automaattisesti vastusta uuden merkin rekisteröintiä. Kolmannella osapuolella täytyy myös olla väiteperuste pohjautuen omiin identtisiin tai samankaltaisiin merkkeihin tai tunnuksiin. Myös tavaramerkkien kattamien tuotteiden ja palveluiden on oltava vähintään samankaltaisia, jotta väite voisi menestyä. Väite merkkiä vastaan ei tarkoita, että hakemus olisi jotenkin huono tai ettei merkkiä voisi saada rekisteröidyksi. Usein päästään hyviin molempia osapuolia tyydyttäviin sovintoratkaisuihin neuvottelemalla. Tällöin merkit voivat jatkaa rinnakkaiseloa rekisterissä ja markkinoilla, ja väite perutaan. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä ennen väiteajan loppumista tai neuvotteluja ei käydä lainkaan, alkaa varsinainen väitekäsittely EUIPO:ssa.

Osapuolet voivat neuvotella väiteajan päätyttyäkin

EUIPO lähettää hakijalle tiedon hakemusta vastaan tehdystä väitteestä tai väitteistä. Väite on hallinnollinen tapa estää merkin rekisteröinti, ja tässä vaiheessa virasto tutkii väitteen vain siltä osin, että se täyttää sille annetut muodolliset vaatimukset. Virasto kertoo tiedoksiannossaan hakijalle, kuka on väitteentekijä, mitä merkkiä väite koskee ja mihin merkin kattamiin nimikkeisiin se kohdistuu. Väite ei välttämättä kohdistu merkkiin kokonaisuudessaan vaan ainoastaan joihinkin tavaraluettelon nimikkeisiin, jotka vastapuoli kokee päällekkäiseksi oman merkkinsä suojapiirin kanssa. Ilmoitamme asiakkaalle väitteestä ja annamme ehdotuksen, miten väiteasiassa kannattaa edetä.

Esimerkiksi maidon ja jugurtin valmistukseen erikoistunut Lehmäinen Oy on suojannut kuviomerkkikokonaisuuden Power-Jugu kaikenlaisille maitotuotteille. Lehmäinen Oy ei valmista piimää eikä piimän valmistaminen ole myöskään sen suunnitelmissa. Piimäinen Oy on hakenut tavaramerkkisuojaa merkille Power-P jugurtille ja piimälle. Lehmäinen Oy tekee väitteen Power-P merkkiä vastaan jugurttituotteiden osalta. Sen sijaan piimätuotteet eivät ole väitteen kohteena. Neuvottelemalla voidaan päätyä ratkaisuun, jossa Piimäinen Oy saa rekisteröidyksi merkin Power-P piimätuotteiden osalta muttei jugurttituotteille.

Kolmen kuukauden aikarajan umpeuduttua virasto asettaa väiteprosessille aikataulun. Prosessi alkaa kahden kuukauden nk. cooling off -vaiheella, jolloin osapuolilla on ensin mahdollisuus neuvotella sopimusratkaisusta keskenään. Ainahan neuvotteluja ei ehditä käydä ennen väiteajan umpeutumista, sillä väite saatetaan jättää vasta hyvin lähellä aikarajan päättymistä, tai neuvottelut voivat olla vielä kesken. Sen sijaan väiteprosessin aikaista cooling off -vaihetta voidaan pidentää jopa 22 kuukauteen asti, mikäli neuvottelut venyvät. Ensisijaisesti suosittelenkin mahdollisuutta sopia osapuolten kesken merkkien rinnakkaiselosta, mikä toki edellyttää kompromissia tai mahdollisesti kaupallista ratkaisua asiakkaan suunnalta. Mikäli sovinto saadaan tehtyä, tästä ilmoitetaan virastoon ja hakemus voidaan rekisteröidä sovitussa suojapiirissä.

Hakija saa mahdollisuuden vastata väitteeseen

Mikäli sovintoa ei synny tai osapuolten välillä ei päästä neuvotteluihin, jatkuu varsinainen väitekäsittely virastossa. Virasto antaa hakijalle kaksi kuukautta aikaa vastata väitteeseen, ja laadimme vastineen asiakkaan ohjeisiin perustuen.

Vastineessa esitetään argumentointia merkkien ja tavaroiden/palveluiden erilaisuudesta ja siitä, etteivät ne sekoitu markkinoilla. Argumentointia tukevaa materiaalia voidaan aina tuoda esille, esim. tarkempaa tietoa merkin käytöstä tai siitä kenelle merkin kattamat tavarat on suunnattu. Argumentoinnissa voidaan myös viitata viraston tai EU-tuomioistuimen tavaramerkkiratkaisuihin.

Mikäli vastineessa esitetään täysin uusia argumentteja, antaa virasto vielä vastapuolelle mahdollisuuden vastata kertaalleen. Kun osapuolten vastaukset on jätetty virastoon, EUIPO antaa päätöksensä. Virasto punnitsee merkkejä ja niiden yhtäläisyyksiä: ovatko ne visuaalisesti, foneettisesti (esim. Helka vs. Helga) tai käsitteellisesti (esim. kissa vs. cat) samankaltaisia. Virasto tutkii myös, edustavatko yritykset samaa toimialaa ja ovatko niiden merkit siten käytännössä sekoitettavissa. Esimerkiksi merkki Salama ei todennäköisesti ole sekoitettavissa, jos toinen yritys toimii kampaamo- ja toinen autoalalla. Lisäksi virasto katsoo, onko merkkien tuotteet tai palvelut suunnattu samalle kohderyhmälle – onko kyse toisessa tapauksessa esim. ammattilaistuotteista ja toisessa kuluttajatuotteista. Lääkealalla voidaan tarkastella esimerkiksi, onko toisaalta kyseessä reseptilääkkeestä ja toisaalta käsikauppalääkkeestä. Näillä eroilla voi olla suuri vaikutus viraston päätöksenteossa.

Usein merkin saa rekisteröityä jossain muodossa

Viraston punnittua edellä mainittuja asioita, se antaa päätöksensä. Tämä tarkoittaa, että virasto joko hylkää väitteen kokonaan tai osittain, jolloin hakija voi jatkaa merkin rekisteröintiä – tosin mahdollisesti suppeammassa muodossa kuin alun perin haettu. Yleensä nämä rajoitukset kohdistuvat tavaraluetteloon, jolloin jostain päällekkäisistä nimikkeistä täytyy luopua. Mikäli virasto hyväksyy väitteen kokonaisuudessaan, ei merkkiä voida lainkaan rekisteröidä. Päätöksestä voi valittaa EUIPO:n valituslautakuntaan. Neuvomme asiakastamme aina tapauskohtaisesti, onko tällainen valitus kannattava jättää vai kannattaako hakemuksesta luopua, ja mahdollisesti tehdä kokonaan uusi, erilainen hakemus.

Korostan, että vaikka väitteet ovat yleisiä, väiteprosessit, jotka päätyvät rekisteröinnin täydelliseen hylkäämiseen ovat sen sijaan melko harvinaisia. Yleensä neuvottelut osapuolten välillä sujuvat kitkattomasti ja merkki hyväksytään jossain muodossa. EU-tavaramerkin rekisteröintiprosessi kestää yleensä puolisen vuotta, mutta väiteprosessin osuessa kohdalle aikaa voi upota helposti vuosikin. Vireillä oleva hakemus tarjoaa kuitenkin tänäkin aikana parempaa suojaa merkille kuin rekisteröimätön merkki.

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme avaa eri suojamuotojen, kuten tavaramerkkien ja patenttien hakuprosessia ilman juridisia koukeroita. Seuraavassa osassa IP-juristimme Laura Roselius kertoo tavaramerkkiin valvonnasta ja puolustamisesta.