Patenttihakemuksen kustannukset USPTO:ssa

Patentin hakijan kannalta on erityisen merkittävää, että niin sanottu ensimmäinen jatkokäsittelypyyntö (Request for Continued Examination, RCE) kallistui 10% (uusi hinta $1500), ja sen jälkeiset RCE:t kallistuivat 43% prosenttia (uusi hinta $2860). Patentointiprosessi USPTO:ssa muodostuukin tyypillisesti selvästi kalliimmaksi kuin Euroopan patenttivirastossa (EPO). Esittelen tässä kirjoituksessa lyhyesti (A) USPTO:n patenttihakemusprosessin vaiheet ja kustannukset sekä (B) miten patentin hakija voi vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.

A. Hakemuskäsittely USPTO:ssa

Alla oleva kaavio esittää USPTO:n hakemuskäsittelyn keskeiset vaiheet. Kaavio on varsin monimutkainen, mutta siitä huolimatta se on yksinkertaistus todellisesta prosessista. Hakijalla on esimerkiksi mahdollisuus valittaa viraston päätöksistä sekä jättää jaettuja hakemuksia ja jatkohakemuksia, mutta näitä vaihtoehtoja en esitä kaaviossa.  

Käsittely sisältää seuraavat, kaaviossa numeroidut vaiheet:

1) Hakemus jätetään virastoon. Joissain (harvinaisissa) tapauksissa hakemus myönnetään heti (1A)

2) Useimmiten USPTO kuitenkin lähettää hakijalle ensimmäisen, niin sanotun “ei-lopullisen” välipäätöksen (non-final office action, 2). Kun hakija vastaa tähän välipäätökseen (2A/2B), USPTO voi mahdollisesti hyväksyä hakemuksen (2A). Usein USPTO ei kuitenkaan ole vielä valmis myöntämään patenttia tässä vaiheessa, vaan on asiasta eri mieltä (2B).

3) Mietinnän jälkeen USPTO lähettää hakijalle toisen, niin sanotun “lopullisen” välipäätöksen (final office action, 3). Tässä vaiheessa hakija voi halutessaan vastata välipäätökseen 3 niin sanotulla “lopullisen välipäätöksen jälkeisellä vastineella” (after-final response, 3B). Tämä vastine (3B) voi johtaa hyväksyntään (3C) jos USPTO ilmoitti lopullisessa välipäätöksessä (3) tietyn (hakijan päätavoitetta kapeamman) patenttisuojan olevan hyväksyttävissä, ja hakija suostuu vastineessa 3B rajoittamaan suojaa juuri tähän muotoon. Joskus kapeaan patenttisuojaan suostuminen ei kuitenkaan ole hakijan edun mukaista.

4) Mikäli hakija yrittää vastineessa 3B esittää vastalauseita tai tehdä muita kuin tutkijan ennalta hyväksyttäväksi mainitsemia muutoksia patenttivaatimuksiin, hän saa (3D) lähes aina vastauksena lisävälipäätöksen (advisory action, 4) jossa USPTO kertoo miksei hakemusta voitu hyväksyä.

Vaiheissa 2-4 hakija on maksanut vain patenttiasiamiehen tekemästä työstä. Jokainen vastaus USPTO:n antamaan välipäätökseen maksaa tyypillisesti vähintään 2000 – 3000 dollaria, joskus enemmänkin (kustannus riippuu asiamiesvalinnasta ja vastauksen työmäärästä).

USPTO:n hakemuskäsittelyn erikoisuus on alussa mainittu jatkokäsittelypyyntö, eli  Request for Continued Examination (3A, 4A) . Kun hakija on päätynyt kaavion kohtaan 4, tai päätynyt kohtaan 3 ja arvioinut että ylimääräinen vastine 3B olisi vain turha kustannus, on RCE:n jättäminen ainut tapa jatkaa hakemuksen normaalia käsittelyä USPTO:ssa (toinen mahdollisuus on valittaa päätöksestä 3 tai 4). RCE:n yhteydessä hakija voi myös jättää uuden vastauksen USPTO:n päätöksessä 3 tai 4 esittämiin vastalauseisiin.

Kuten alussa mainitsin, ensimmäinen RCE (3A tai 4A) maksaa 1500 dollaria. Lisäksi asiamies saattaa veloittaa vastineesta 2000 dollaria tai enemmän. Näin ollen käsittelyketjun 2-2B-3-3A-5 kokonaiskustannus voi tässä vaiheessa jo olla esimerkiksi 2000 (ensimmäinen vastine, 2B) + 1500 (RCE, 3A) + 2000 (toinen vastine, 3A) = 5500 dollaria. Mikäli hakija kiersi reitin 3B-3D-4A kautta, ovat kustannukset vielä suuremmat.

5) Kaavion kohdassa 5 alkaa uusi tutkimuskierros (josta hakija maksoi RCE:llä).  USPTO saattaa nyt olla valmis hyväksymään hakemuksen (5A).

6-9) Mikäli USPTO ei vieläkään myönnä hakemusta, tullaan ketjuun 6-7-8-9 joka vastaa yllä kuvattua ketjua 2-3-4-5. Koska alussa mainittu toinen RCE (7A/8A) maksaa lähes 3000 euroa, voi koko kierroksen 6-9 kustannus nousta jo yli 7 000 dollarin jos asiaa ei saada vietyä (tai haluta viedä) päätökseen (6A, 7C). Sama toistuu tulevilla kierroksilla, kohdasta 9 eteenpäin. Jälleenkäsittelykierroksien lukumäärällä ei ole mitään ylärajaa, ja USPTO:ssa onkin yleensä helppoa pitää hakemus pitkään vireillä, jos siitä ollaan halukkaita maksamaan.

B. Hakijan mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin

Ensiksi on hyvä tiedostaa, että joihinkin asioihin hakija ei voi vaikuttaa. Tietyt USPTO:n tutkijat (jotka arvioivat patenttihakemuksia) ovat taipuvaisia vastustamaan patenttihakemuksen myöntöä tiukemmin kuin toiset, joskus heikoin perustein. Jossain määrin USPTO:n sisäinen arviointijärjestelmä myös kannustaa tutkijoita ylläpitämään RCE-pyyntöjen määrän tietyllä tasolla.

Tämä saattaa esimerkiksi johtaa tilanteisiin, joissa USPTO ensiksi esittää patenttivaatimuksen keksinnöllisyyden vastalauseena yhden estejulkaisun D1. Sitä mukaa kun hakija muokkaa patenttivaatimustaan, USPTO voi lisätä vastalauseeseen enemmän ja enemmän julkaisuja, niin että käsittely pitkittyy ja vastalause on lopulta viiden julkaisun yhdistelmä D1+D2+D3+D4+D5.

Euroopassa näin monimutkaista vastalausetta pidettäisiin keinotekoisena ja siitä voisi hyvin valittaa. USPTO:ssa tällaiseen on vaikeampi puuttua koska viraston käytäntö sallii monimutkaisetkin yhdistelmät. Joskus tämä johtaa turhauttaviin tilanteisiin, kun jokaisesta estejulkaisuista selvästi eroavaa patenttivaatimusta ei tahdota hyväksyä. Jossain määrin on siis onnesta kiinni minkälaisen hakemuskäsittelyn USPTO:ssa saa, ja kuinka paljon kustannuksia käsittelyssä syntyy.

Toiseksi, mikäli USPTO vastustaa hakemusta hanakasti, hakija voi aina pyrkiä minimoimaan kustannuksia rajoittamalla vaatimaansa patenttisuojaa kapeammaksi kaavion kohdissa 2A, 2B, 3A, 3B tai 4A (ja seuraavan kierroksen 6-9 vastaavissa kohdissa). Mitä aiemmin ja mitä enemmän vaadittua suojaa kavennetaan, sitä todennäköisemmin päästään aikaisessa vaiheessa kohtaan 10 (myönnetty patentti) ja vältetään lisäkustannukset.

Asiaa pitää kuitenkin harkita tarkkaan oman patenttiasiamiehen kanssa. Vaaditun suojan kaventaminen tarkoittaa aina, että jokin osa patenttihakemukseen alun perin kaavaillusta suojasta tippuu pois itse patentista. Tämä laskee myönnetyn patentin kaupallista arvoa, jos poistettu osa olisi muodostanut arvokkaan kielto-oikeuden nykyisiä tai tulevia kilpailijoita vastaan.

Kustannusten laskeminen suojan kaventamisella voi siis olla vaikea taloudellinen ja tekninen päätös. Hyvä patenttiasiamies esittelee asiakkaalleen eri vaihtoehdot ja niiden seuraukset, ja osaa myös arvioida millä todennäköisyydellä kukin vaihtoehto johtaa myönnettyyn patenttiin.

Kolmanneksi hakijalla on mahdollisuus pyytää omaa US-patenttiasiamiestään soittamaan patenttihakemusta käsittelevälle USPTO:n tutkijalle. Tällainen haastattelu voi olla hyödyllinen, jos hakijalla ja hänen asiamiehellään esimerkiksi on vaikeuksia ymmärtää tutkijan kirjallisissa välipäätöksissä (2,3,4) esittämiä argumentteja. Jotta voitaisiin valita paras mahdollinen vastausstrategia, kannattaa ensin selvittää varmuudella, miten tutkija on asian tulkinnut.

Puhelinsoitosta aiheutuu pieni lisäkustannus, mutta se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, jos sen avulla vältytään kirjalliselta juupas – eipäs väittelyltä, joka monen välipäätöskierroksen aikana tulee kalliiksi. Joskus tutkija voi haastattelussa jopa ilmaista millä muutoksilla hakemus voisi olla hyväksyttävissä, vaikka kirjallisessa välipäätöksessä ei ollut tällaista indikaatiota. Toisaalta, jos tutkijan kanta on kirjallisessa välipäätöksessä selkeä ja yksiselitteisen kielteinen, ei haastattelusta ole odotettavissa juuri mitään hyötyä. Hakijan kannattaakin keskustella haastattelumahdollisuudesta oman patenttiasiamiehensä kanssa. Hakija ei itse voi tehdä puhelinhaastattelua tai osallistua siihen.

Neljänneksi: tehokkain ja tärkein tapa varmistaa, että patenttihakemuksella tullaan saavuttamaan paras mahdollinen suoja omalla kustannusstrategialla, on palkata alkuvaiheessa paras mahdollinen patenttiasiamies kirjoittamaan patenttihakemuksen tekstin ja laatimaan sen kuvat. Hyvä patenttiasiamies (1) ymmärtää keksinnön tekniikan, (2) etsii aiempia julkaisuja, jotka vastaavat tätä uutta keksintöä parhaiten, (3) keskustelee haettavasta suojasta (ja aiemmista julkaisuista) yksityiskohtaisesti asiakkaan kanssa, jotta hakemuksen fokus olisi paras mahdollinen, ja (4) lisää hakemukseen myös sellaista materiaalia, jota asiakas ei hänelle antanut, mutta jonka hän kokemuksensa perusteella tietää olevan hakemuskäsittelyssä hyödyksi.

Hyvin kirjoitettu hakemus antaa patentin hakijalle parhaan mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa: mahdollisimman laaja patenttisuoja hänelle sopivalla kustannusstrategialla.

Huonosti kirjoitettu hakemus taas saattaa syöstä hakijan loputtomaan välipäätösketjuun 1-2-3-4-5-6-7-8-9-… jossa kustannukset nousevat taivaisiin ja patentti saattaa pahimmassa tapauksessa jäädä kokonaan saamatta.