Ensimmäinen tekninen välipäätös – tyrmäys vai mahdollisuus?

”Tekninen välipäätös – tyrmäys vai mahdollisuus” blogikirjoitus on julkaistu aiemmin immateriaalioikeudet tutuksi -sarjassamme. Nostamme blogikirjoituksen uudelleen esiin yleisön pyynnöstä. Eurooppapatenttiasiamiehemme Christian Westerholm kertoo patenttihakemuksen ensimmäisestä patentoitavuuslausunnosta.

Lue patentoinnista lisää: Mikä on patentti?  ja Uutuustutkimus ja patentoitavuus

Ensimmäinen patentoitavuuslausunto kannattaa hankkia ennen päätöstä jatkohakemuksista

Keksinnöstä jätetyn ensimmäisen patenttihakemuksen jättöpäivästä laskettuna patenttivirasto antaa noin 8–10 kuukauden kuluttua ensimmäisen lausuntonsa patentoitavuudesta eli nk. ensimmäisen teknisen välipäätöksen, jossa patenttiviraston tutkija ilmaisee näkemyksensä hakemuksen patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnön uutuudesta ja keksinnöllisyydestä. Ainakin Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Suomessa antaa tämän ensimmäisen välipäätöksen etuoikeusvuoden sisällä, eli ennen kuin päätös hakemuksen mahdollisesta jatkamisesta kansainvälisesti tulee ajankohtaiseksi.

Jos etuoikeushakemus on jätetty muualle kuin Suomeen, voivat käsittelyajat vaihdella. Esimerkiksi Yhdysvaltojen patenttivirasto (USPTO) on hitaampi, eikä ole harvinaista, että ensimmäinen tekninen välipäätös US-patenttihakemuksessa saadaan vasta etuoikeusvuoden päättymisen jälkeen. Tämä pidempi käsittelyaika kannattaa ottaa huomioon, mikäli keksinnölle on tarkoitus hakea patenttia laajemminkin kuin Yhdysvalloissa, sillä muutoin on mahdollista, että jatkohakemukset joudutaan jättämään ”sokkona” ilman minkäänlaisia tutkimustuloksia. Suosittelen siis pohtimaan, kannattaisiko tästäkin syystä jättää ensihakemus Suomessa.

Viranomaisen esittämiä esteitä vastaan voidaan argumentoida

Kokemukseni mukaan jotkut hakijat kokevat ensimmäisen teknisen välipäätöksen negatiivisena, jopa tyrmäävänä, mikäli tutkija on välipäätöksessä sitä mieltä, ettei hakemuksen itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitetty keksintö ole uusi ja keksinnöllinen. Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään huono asia hakijan kannalta, vaan voi olla jopa parempi kuin päinvastainen tilanne, jossa tutkija pitää hakemuksen itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitettyä keksintöä uutena ja keksinnöllisenä ensimmäisessä teknisessä välipäätöksessä. Tällaisessa tilanteessa herää nimittäin kysymys, olisiko keksinnölle voitu hakea laajempaa suojaa, eli onko hakemuksen perusteella myönnettävä patentti helppo kiertää.

On siis tavallista, että tukija esittää estejulkaisuja patentoitavuudelle lausunnossaan. Näitä vastaan voidaan sitten argumentoida välipäätösvastineessa. Välipäätösvastineen liitteenä voidaan myös jättää alunperin jätetyn patenttihakemuksen puitteissa täsmennetyt patenttivaatimukset ja tällä tavalla yrittää saada hakemuksen patenttivaatimuksissa esitetystä keksinnöstä uusi ja keksinnöllinen tutkijan esittämiin estejulkaisuihin verrattuna. Välipäätöstä luettaessa pitää myös välillä myöntää tutkijan olevan oikeassa uutuuden ja/tai keksinnöllisyyden puuttumisesta, koska patenttivaatimuksia ja/tai tekniikan tasoa voidaankin joskus lukea toisella tavalla, kuin mitä patenttihakemusta laadittaessa oli patenttiasiamiehen mielessä.

Mikäli ensimmäinen tekninen välipäätös on hyvin negatiivinen, mutta keksintö on kuitenkin uusi eikä se ole menetelmä, voidaan myös harkita patenttihakemuksen muuntamista hyödyllisyysmallihakemukseksi yhtenä vaihtoehtona. Tämä koskee eteenkin tilanteita, jossa keksinnön elinkaari on lyhyt ja jossa suojausprosessiin ei haluta laittaa paljon rahaa ja aikaa.

Välipäätökseen vastattava aikarajan sisällä

PRH:n antamissa ensimmäisissä teknisissä välipäätöksissä on usein neljän kuukauden vastausaika välipäätösvastineen antamiselle. Lisäaikaa on mahdollista saada kaksi kuukautta pyytämällä.
On tärkeää huomioida, että mikäli välipäätökseen ei vastata, hakemus jää silleensä. Tämä tarkoittaa, että hakemuksen käsittely ei jatku virastossa. Tällaisessa tilanteessa voi neljän kuukauden sisällä pyytää patenttivirastoa ottamaan hakemuksen uudelleen käsittelyyn maksamalla virallinen maksu hakemuksen ottamiseksi uudelleen käsittelyyn ja jättämällä välipäätösvastine.

Mikäli uudelleenkäsittelypyyntöä ei tehdä ja maksua ei suoriteta ajoissa, hakemus jää lopullisesti silleensä, eli patenttihakemus raukeaa. Myös tällaisissa tapauksissa on vielä mahdollisuus saada hakemus takaisin käsittelyyn, mikäli voidaan osoittaa, että vaikka asiassa toimitiin riittävällä huolella, uudelleenkäsittelypyynnön aikaraja jäi huomioimatta. Tämä on kuitenkin kallis, raskas ja epävarma prosessi, joten suositukseni on, että välipäätökseen vastataan ennen, kun patenttiviraston antama aikaraja umpeutuu.

Vastausajat muiden maiden patenttivirastoissa ja muissa patenttivirastoissa, kuten Euroopan patenttivirastossa, ovat erilaiset.

Kolme eri vaihtoehtoa välipäätösvastineelle

Kun välipäätökseen vastaan on käytännössä olemassa kolme vastausvaihtoehtoa:

1. Pelkkä argumentointi: Argumentoidaan voimassa olevissa patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden puolesta ja pyritään osoittamaan, että keksintö on tutkijan välipäätöksessä esitetyn kannan sijaan uusi ja keksinnöllinen.
2. Patenttivaatimusten täsmennysten ja argumentoinnin yhdistelmä: Tässä vastausvaihdossa tehdään jätettyyn hakemusmateriaaliin perustuvia täsmennyksiä/muutoksia patenttivaatimuksiin, eli tehdään ns. täsmennetty patenttivaatimusasetelma. Lisäksi argumentoidaan, että tällaisessa täsmennetyssä patenttivaatimusasetelmassa esitetty keksintö on uusi ja keksinnöllinen.
3. Täsmennetty patenttivaatimusasetelma ilman argumentteja: Tässä vastausvaihdossa tehdään jätettyyn hakemusmateriaalin perustuvia täsmennyksiä/muutoksia patenttivaatimuksiin, eli tehdään ns. täsmennetty patenttivaatimusasetelma, muttei argumentoida. Tämä vaihtoehto sopii erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa tutkija ilmoittaa välipäätöksessä, että jossakin hakemuksen patenttivaatimusasetelman tietyssä epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa esitetty keksinnön suoritusmuoto on uusi ja keksinnöllinen.

Kun vastaa välipäätökseen argumentoimalla ja joko täsmentämällä tai täsmentämättä patenttivaatimuksia kannattaa aina pitää mielessä amerikkalaisista poliisisarjoista tunnettu sanonta ”anything you say can and will be used agaist you”. Eli jos myönnät jonkun asian tunnetuksi, tätä lausuntoa voi olla vaikea perua myöhemmin ja väittää, ettei ko. asia olekaan tunnettu. Jotkut voivat olla sitä mieltä, että hakemushistorialla ei ole merkitystä esimerkiksi mahdollisessa patentinloukkausoikeudenkäynnissä, väitteessä tai mitätöintioikeudenkäynissä patenttia vastaan, mutta kun patentinkumoamis- tai loukkausprosessissa on kysymys riittävän isosta rahasummasta, voit olla varma siitä, että kaikki asiat – myös patentin hakemusprosessin aikana annetut lausunnot – syynätään tarkkaan.

Kun vastataan välipäätökseen täsmentämällä patenttivaatimuksia joko argumentoimalla tai ilman argumentteja, on hyvä pitää mielessä, että lähes jokaisen hakemuksen perustella on mahdollista saada myönnetty patentti, kunhan patenttivaatimuksia täsmennetään riittävästi. Tämä voi kuitenkin edellyttää suojapiirin eli patenttivaatimusten täsmentämistä niin paljon, että suojapiirissä ei ole enää mitään käytännön järkeä, koska patentti on helposti kierrettävissä loukkaamatta sitä.

Kun välipäätösvastine on jätetty virastoon, hakemuksen käsittelyprosessi jatkuu siellä ja jäämme odottamaan viranomaisen seuraavaa reaktiota, esimerkiksi uutta lausuntoa, eli välipäätöstä, tai hakemuksen hyväksymistä.