Tavaramerkin rekisteröinti – miksi ja miten?

Yrityksen tuotemerkit, nimi ja iskulauseet ovat tärkeä osa yrityksen aineetonta pääomaa, ja ne voidaan suojata tavaramerkkirekisteröinneillä. Tavaramerkin rekisteröinti antaa oikeuden estää muita käyttämästä samankaltaisia merkkejä ja vähentää samalla merkin käyttöön liittyviä juridisia riskejä. Mikäli merkkiä ei rekisteröidä, se on käytännössä muiden vapaasti käytettävissä ja rekisteröitävissä. Tavaramerkin rekisteröinti siis kannattaa.

Tavaramerkit ovat tärkeä osa yrityksen brändiä ja markkinointia. Tavaramerkkien rekisteröinneillä turvataan tuotteiden ja merkkien kehitystyön investoinnit ja estävät muita hyötymästä merkin keräämästä maineesta. Rekisteröimällä tavaramerkki turvataan, että merkkiin tehdyt investoinnit ja merkin maine eivät valu muiden hyödynnettäviksi. Tavaramerkin rekisteröinnin avulla vähennetään muiden esittämien loukkaussyytösten riskiä. Jos yrityksen toimintaa, markkinoita tai valmistusta on Suomea laajemmin, EU-alueella tavaramerkit kannattaa suojata ne koko EU-alueen kattaviksi EU-tavaramerkeiksi.

Tavaramerkin rekisteröinti synnyttää tavaramerkkisuojan

Tavaramerkkisuoja syntyy pääsääntöisesti rekisteröimällä ja se on myös selkein tapa saada yksinoikeus merkkiin. Esimerkiksi EU-tavaramerkkiin voi saada yksinoikeuden vain rekisteröimällä. Useimmissa maissa suoja voi syntyä myös pelkän käytön perusteella. Merkki on vakiintunut, kun asianomaiset kuluttaja- tai muut piirit tunnistavat vakiintuneen tavaramerkin pitkäaikaisen käytön perusteella. Ns. Common Law-maissa kuten Yhdysvalloissa merkin käyttö määrittää suojan alkamisen.

Tavaramerkin rekisteröinti oikeuttaa merkin omistajaa kieltämään muita tahoja käyttämästä elinkeinotoiminnassaan tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa tunnusta. Tämä tarkoittaa, että tavaramerkin omistaja voi kieltää omaan merkkiinsä sekoitettavissa olevan merkin käytön, kunhan merkkiä käytetään samojen tai samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden tunnuksena. Kielto-oikeus koskee merkin käyttöä esimerkiksi tavarassa tai sen pakkauksessa, mainonnassa, markkinointi- ja laskutusaineistossa tai merkin käyttöä suullisesti. Kun tavaramerkki on rekisteröity, on merkin omistajalla suoja suoralta kopioinnilta ja merkin muunnelmia vastaan. Merkkien sekoittumista arvioidaan niiden antaman kokonaisvaikutelman perusteella.

Tavaramerkin rekisteröintiedellytykset

Tavaramerkin rekisteröinti edellyttää, että merkki on ns. erottamiskykyinen ja ettei merkin rekisteröinnistä aiheudu sekaannusvaaraa jo olemassa olevien tavaramerkkien tai tiettyjen muiden oikeuksien kanssa.

Erottamiskyvyllä tarkoitetaan, että tavaramerkki ei saa kertoa tuotteen ominaisuuksista, laadusta tai alkuperästä. Merkki ei siis saa kostua pelkästään tuotetta kuvailevista sanoista.   Rekisteröintiviranomainen arvioi hakemuskäsittelyn aikana, että merkki ei kokonaisuutena katsoen ole kuvaileva. Arvio tehdään suhteessa tuotteisiin ja palveluihin, jotka hakemus kattaa.  Erottamiskyvytön tavaramerkki voi saavuttaa erottamiskyvyn laajamittaisen ja pitkän käytön kautta, josta IP lakimiehemme Jerry Härkönen kirjoitti aiemmin: https://www.bocoip.com/blogi/vakiintunut-tavaramerkki-suomessa-omistatko-tietamattasi-tavaramerkin/

Tavaramerkiksi voi rekisteröidä minkä tahansa merkin, jonka avulla tuotteiden tai palveluiden jakeluketju ja loppukuluttajat, tuoteryhmästä riippuen ammattilaiset tai kuluttajat, pystyvät erottamaan markkinoitavat tuotteet ja palvelut toisten yritysten samankaltaisista tavaroista ja palveluista. Perinteisesti tavaramerkit jaetaan sana-, kuvio- tai yhdistelmämerkkeihin, mutta muitakin merkkityyppejä on, kuten iskulauseet, multimediamerkit ja sijaintimerkit.

Esimerkiksi Nike on rekisteröinyt iskulauseensa Just do it® EU-tavaramerkiksi. Tavaramerkiksi voidaan hyväksyä myös äänimerkki tai kolmiulotteinen merkki. Nestlen Perrier®-pullon ulkomuotoa suojaa EU-tavaramerkki. Hyvin poikkeuksellisesti tavaramerkiksi voidaan rekisteröidä myös väri tai tuoksu. Fazer on rekisteröinyt tummansinisen Pantone 280C-värisävyn suklaalle. Nämä ns. epätyypilliset tavaramerkit ovat kiinnostavia kuriositeetteja, joilla on markkinointiarvoa, mutta yksinoikeuden saaminen niihin usein edellyttää sana- ja yhdistelmämerkkejä enemmän investointeja ja pidempiä viranomaisprosesseja.

Erottamiskyvyn lisäksi rekisteröintiviranomainen tutkii, onko merkki sekoitettavissa aiempiin suojattuihin merkkeihin, jotka koskevat samankaltaisia tuotteita tai palveluita. Suomessa rekisteröintiviranomainen Patentti- ja rekisterihallitus tekee sekoitettavuustutkinnan oma-aloitteisesti ja tutkimukseen sisältyy myös sekoitettavuus aiempiin toiminimiin, jotka koskevat samoja aloja. EU:ssa sekoitettavuustutkimuksen tekee rekisteröintiviranomainen EUIPO ainoastaan mikäli aiempien samankaltaisten suojattujen merkkien tai toiminimien haltijat itse käynnistävät ns. väiteprosessin EU-tavaramerkkihakemusta vastaan.

Erottamiskykyyn ja merkin valintaan liittyvistä asioista löydät lisää näistä blogeistamme:

https://www.bocoip.com/blogi/oodi-erottamiskyvylle/

https://www.bocoip.com/blogi/perunat-naisten-vaateosastolla/

Tavaramerkin rekisteröinnin voimassaolo

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kerrallaan kymmenen vuotta hakemus- tai rekisteröintipäivästä. Esimerkiksi Suomessa ja EU-tavaramerkkivirastossa 10 vuotta alkaa hakemuspäivästä.

Tavaramerkin rekisteröinti voidaan uudistaa kymmenen vuoden jaksoissa. Merkin omistaja voi kuitenkin menettää tavaramerkkinsä, mikäli tavaramerkkiä ei ilman hyväksyttävää syytä ole tosiasiallisesti käytetty viimeisten viiden, tai joissain maissa kolmen, vuoden aikana. Käytössä oleva tavaramerkin rekisteröinti on periaatteessa voimassa ikuisesti, kunhan uudistamismaksut maksetaan joka kymmenes vuosi.

Miten tavaramerkin rekisteröinti tulisi tehdä?

Suojausprosessin lähtökohtana on yleensä asiakkaan yhteydenotto meihin ja toive suojata joku tietty tavaramerkki. Tässä vaiheessa kartoitamme ennakkotutkimuksella nopeasti, löytyykö rekistereistä jo vastaavia identtisiä merkkejä. Tekemämme ennakkotutkimukset ovat tärkeitä, jotta selvitetään, liittyykö merkin käyttöön tai rekisteröintiin juridisia riskejä. Tutkimus mietitään tarkoin kunkin tavaramerkin rekisteröinnin osalta, sillä tutkimusten kustannukset ovat sidoksissa niiden laajuuteen.

Mikäli ennakkotutkimuksessa ei ilmene merkittäviä riskejä, arvioimme miten merkki kannattaa suojata: sanamerkkinä, kuviomerkkinä tai näiden yhdistelmänä. Välillä tarvitaan useamman tavaramerkin rekisteröinnin, jos halutaan erittäin kattava suoja. Esimerkiksi, jos asiakas ei aio käyttää merkkiään pelkästään logomuodossa, on yleensä tärkeää saada tavaramerkin rekisteröinti merkin sanalle tai sanoille. Ennen suojausprosessien aloittamista on keskeistä ja erittäin tärkeätä arvioida missä muodossa tai muodoissa merkki rekisteröidään.

Kolmanneksi käymme asiakkaan kanssa tarkasti läpi , missä asiakas tarvitsee suojaa maantieteellisesti tällä hetkellä ja useamman vuoden tähtäimellä. Tuotteen maantieteelliset markkinat ovat ohjaavana tekijänä, mutta myös missä tuoteväärennöksiä voidaan valmistaa.

Neljänneksi mietimme, millainen hakemuksen suojapiiri tulisi olla, eli mille tavaroille ja/tai palveluille merkkiä haetaan ja mille sitä käytetään nyt ja tulevaisuudessa. Jos hakemus on esimerkiksi IT-alaa koskeva, kannattaa hakemuksessa huomioida itse ohjelmiston tai laitteen lisäksi siihen liittyvät palvelut, kuten ohjelmistojen asennus, ylläpito ja IT-konsultointi. Jo vireille laitettua hakemusta ei voi laajentaa myöhemmin, joten kaikki merkkiin ja sen käyttöön liittyvät tarpeet on mietittävä tarkasti etukäteen.

Mikä on tavaramerkin rekisteröinnin hinta?

Tavaramerkin rekisteröinnin hinta Suomessa perusviranomaismaksun osalta on 225 €. Tyypillisesti asiakkaamme lähtevät liikkeelle suojaamalla tavaramerkin EU-tavaramerkkirekisteröinnillä, joka suojaa merkin kaikissa EU-maissa. EU-tavaramerkkihakemuksen perusviranomaismaksu on 850 €. Lisäviranomaismaksuja joudutaan maksamaan, jos halutaan, että tavaramerkin rekisteröinti koskee useata ns. tavaramerkkiluokkaa. Oikean suojausjärjestelmän valinta ja kustannusten arviointi on keskeinen osa tarjoamaamme ratkaisua tavaramerkin rekisteröinnille.

Sekä täältä:

Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksistä lisää PRH:n sivuilla: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/ennen_tavaramerkin_hakemista/rekisteroinnin_edellytykset.html#:~:text=Tavaramerkin%20rekister%C3%B6innin%20esteet%20jaetaan%20ehdottomiin,erottamiskyvytt%C3%B6myys%20tai%20hyv%C3%A4n%20tavan%20vastaisuus.

Tavaramerkin rekisteröinnin esteet: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/ennen_tavaramerkin_hakemista/rekisteroinnin_edellytykset/muut_esteet.html

Kirjoittaja Peter Åkerlund on Boco IP:n osakas ja IP-lakimies. Työkseen Peter tekee merkkien käyttöön liittyviä riskianalyyseja, kuten tavaramerkki- ja toiminimitutkimuksia sekä hoitaa eurooppalaisia, kotimaisia ja kansainvälisiä tavaramerkkihakemuksia. Peter laatii tavaramerkki-, lisenssi- ja muita IPR-alueen sopimuksia ja käy niihin liittyviä sopimusneuvotteluja. Hän hoitaa myös tavaramerkkien loukkaustapauksia ja väiteasioita, kuten tuoteväärennösasioita. Lisäksi Peter neuvoo verkkotunnuksien rekisteröintiä ja loukkauksia koskevissa asioissa ja hoitaa mallioikeusasioita.