Immateriaalioikeudet tutuksi: tavaramerkin valvonta ja puolustus

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme avaa eri suojamuotojen, kuten tavaramerkkien ja patenttien hakuprosessia ilman juridisia koukeroita. Sarjassa kerromme konkreettisten esimerkkien valossa, miten eri suojamuotojen hakemusprosessit toimivat ja mitä hakijan on tärkeää ottaa huomioon. Sarjan kolmannessa osassa IP-juristimme Laura Roselius kertoo, miten omaa tavaramerkkiä kannatta valvoa ja tarpeen tullessa puolustaa. Tutustu myös Lauran aiempiin kirjoituksiin EU-tavaramerkin rekisteröinnin vaiheista sekä EU-tavaramerkkiä vastaan tehdystä väitteestä ja väitekäsittelyn kulusta.

Tavaramerkin valvonta on merkinhaltijan vastuulla

Rekisteröity tavaramerkki antaa merkinhaltijalle vahvan suojan niille tavaroille ja palveluille (esim. kengille luokassa 25 tai koulutuspalveluille luokassa 41) sekä maantieteellisille alueille (esim. EU), joille merkki on rekisteröity. Mikään EU:n viranomaistaho ei kuitenkaan valvo automaattisesti merkinhaltijan etua, vaan merkinhaltija on aina itse vastuussa merkkinsä valvonnasta ja puolustuksesta kolmansia osapuolia vastaan. Toki esimerkiksi EU:n tavaramerkkivirasto (EUIPO) lähettää merkinhaltijoille tiedon, mikäli kolmas osapuoli hakee samankaltaisen tai identtisen merkin rekisteröintiä, mutta EUIPO ei ota kantaa, miten aiemman merkinhaltijan pitäisi toimia tässä tilanteessa.

Merkkien valvontaan tarvitaan hyviä työkaluja, ja siksi tarjoammekin valvontapalvelumme kaikkien kotimaisten asiakkaidemme käyttöön uuden tavaramerkkirekisteröinnin myötä. Valvontamme kohdistuu niiden maiden tavaramerkkirekistereihin, joissa merkki on rekisteröity tai vireillä, ja tarkoituksena on valvoa, hakeeko kilpailija suojaa samankaltaiselle merkille samalla maantieteellisellä alueella. Ensimmäisen vuoden valvontamme on maksuton. Tänä aikana asiakas ehtii saada kuvan siitä, miltä kilpailukenttä näyttää hänen merkkinsä näkökulmasta ja onko kolmansien osapuolien rekisteröinteihin yleensäkään syytä puuttua.

Valvontapalvelussamme tietoomme tulevat kaikki asiakkaidemme merkkien kanssa identtiset ja samankaltaiset tavaramerkkihakemukset samoissa tavara- ja palveluluokissa. Valvonta kohdistuu eri maiden tavaramerkkirekistereihin aina asikaaan merkin suoja-alueen mukaan. Kaksi tavaramerkkiasiamiestämme tarkistaa ja arvioi nämä löydökset päivittäin. Vaikka osumia tuleekin runsaasti, kaikkeen ei välttämättä tarvitse puuttua. Asiakkaalle raportoimmekin ainoastaan merkittävät löydökset, esimerkiksi identtiset merkit tärkeillä markkina-alueilla. Annamme myös asiakkaalle aina suosituksen, miten mahdollisen ongelmamerkin kanssa kannattaa menetellä. Mitään yleispätevää suositusta ei ole, vaan katsomme aina tapauskohtaisesti, kannattaako samankaltaiseen merkkiin puuttua. Arvioon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. löydetyn merkin maantieteellinen kattavuus, mitä tavaroita/palveluita se koskee ja minkälainen merkki on kyseessä.

Neuvotteleminen on yleensä paras ratkaisu

Jatkuvan valvonnan kautta mahdollistamme sen, että voimme ajoissa yhdessä asiakkaan kanssa punnita, minkälaiset löydökset vaativat toimenpiteitä väitteen tai neuvottelujen muodossa. Kun samankaltainen merkki on löytynyt ja olemme päättäneet asiakkaan kanssa ryhtyä toimenpiteisiin tätä merkkiä vastaan, aloitamme usein varoituskirjeellä tai lähestymällä vastapuolta neuvottelupyynnöllä. En yleensä suosittele väitteen tekemistä virastoon ensisijaisena ratkaisuna, sillä neuvottelujen kautta päädytään usein hyviin sopuratkaisuihin. Tosin joskus väite on paras ratkaisu eikä aina ole edes aikaa neuvotella ennen väiteajan umpeutumista (esim. EUIPO:ssa väiteaika on vain kolme kuukautta merkin julkaisemisesta). Toisinaan väite kannattaa jättää varmuuden vuoksi väiteajan puitteissa, mutta samalla jatkaa neuvotteluja väiteprosessin ulkopuolella.

Otamme siis ensin yhteyttä vastapuoleen ja pyydämme heitä usein peruuttamaan tavaramerkkihakemuksensa tai rajoittamaan sitä – tapauksesta riippuen. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen tai jos vastapuolesta ei kuulu mitään, väitettä kannattaa harkita. Eri maiden kohdalla on syytä punnita, kannattaako väite jättää: esimerkiksi Yhdysvalloissa väite on kallis ja raskas, oikeudenkäynnin kaltainen prosessi, kun taas EU:ssa se on ainoastaan hallinnollinen prosessi. Käytämme eri maissa aina paikallisia asiantuntijoita arvioimaan paikallisen oikeuskäytännön valossa, minkälaiset mahdollisuudet väitteellä on menestyä, ja tarvittaessa viemään asiakkaidemme prosessia läpi kyseisessä maassa.

Oman tavaramerkin puolustaminen kannattaa

Suoraan kilpailevan toiminnan ollessa kyseessä, suosittelen usein väitteen tekemistä. Muuten on riski oman tilan kapenemisesta, sillä väitteen tekemättä jättäminen voidaan tulkita rinnakkaisen merkin hiljaiseksi hyväksynnäksi. Hakemus- tai rekisteröintivaiheessa tehty väite on kevyt prosessi verrattuna mahdollisuuksiin saada kilpailija myöhemmin luopumaan jo rekisteröidystä ja käyttöönotetusta tavaramerkistä. Tällöin kilpailija on saattanut jo panostaa merkkiin merkittäviä investointeja ja tehdä sen eteen laajaa markkinointia. Valvomalla ja puolustamalla omaa merkkiään varmistaa kaiken tunnettuuden sitomisen omaan tavaramerkkiinsä.

Omaa merkkiä puolustaessa on tärkeää tehdä kotiläksyt ja ottaa ainakin seuraavanlaisia asioita huomioon: Väite ei menesty, mikäli tavara- ja palveluluettelot koskevat täysin erilaisia tuotteita ja palveluita (esim. aurinkokennoja suojaavaa merkkiä O SOLE MIO ei kannata pitää väitteen perustana SOLE-kahvimerkkiä vastaan). Toiseksi voi nyrkkisääntönä sanoa, että sanamerkki antaa vahvimman suojan verrattuna muunlaisiin tavaramerkkeihin, sillä se antaa yksinoikeuden merkkiin sisältyvälle erottamiskykyiselle sanalle. Sitä vastoin kuviomerkki on aina sidottu kuvioon, ja suoja kohdistuu kuvioon tai kuvion ja sanan yhdistelmään. Väitettä harkittaessa on siis syytä punnita oman tavaramerkin vahvuus.

Kolmas tärkeä näkökulma on käytön dokumentointi. Tavaramerkinhaltijan on konfliktin sattuessa yleensä viiden vuoden kuluttua merkin rekisteröinnistä pystyttävä osoittamaan, että merkki on ollut käytössä sille rekisteröidyssä tarkoituksessa. Tämän takia käytön kaikenlainen dokumentointi on erityisen tärkeää heti, kun merkki on otettu käyttöön. Mahdollisia todisteita merkin käytöstä ovat mm. myynti- ja markkinointimateriaalit, vuosikertomukset, kotisivut, erilaiset lausunnot ja todistukset (mieluiten ulkopuoliselta taholta) sekä kuluttajatutkimukset. Tänä päivänä tavaramerkkejä käytetään ahkerasti myös sosiaalisessa mediassa. Kaikessa käyttönäyttömateriaalissa on tärkeää, että merkki näkyy selvästi ja että materiaalista käy ilmi mihin tavaroihin tai palveluihin merkin käyttö kohdistuu.

Koska oman tavaramerkin käyttö täytyy voida osoittaa menestyäkseen väitteessä, ei tarpeettomia, ei- aktiivisesti käytössä olevia merkkejä kannata haalia IPR-salkkuunsa. Kahden-kolmen vuoden horisontti on toki järkevä ottaa huomioon merkkejä hakiessa, mutta tarpeettomista tai vanhoista, jo käytöstä poistuneista merkeistä kannattaa suosiolla luopua. Tavaramerkki, jota yritys ei käytä ei välttämättä ole puolustettavissa kilpailijoita vastaan, ja saattaa näin ollen olla yritykselle pelkkä kustannuserä.

Tavaramerkki on voimassa kymmenen vuotta sen rekisteröimisestä, ja se voidaan uusia periaatteessa rajattoman ajan aina kymmenen vuoden välein maksamalla uudistamismaksu. EU:ssa tavaramerkin uudistamisen virallinen perusmaksu on 850 €. Tässä ei kuitenkaan kannata tuijottaa pelkästään edullista uudistamishintaa, vaan miettiä IPR-salkkuaan kokonaisuutena ja muistaa, että vain aktiivisessa käytössä oleva merkki tuo yritykselle arvoa.

Merkinhaltijan on pidettävä silmät auki loukkausten varalta

Kuten alussa kerroin, tarjoamme valvontapalvelumme kaikkien kotimaisten asiakkaidemme käyttöön ensimmäiseksi vuodeksi maksutta jokaisen uuden tavaramerkkihakemuksen kohdalla. Kun asiakas on saanut kuvan kilpailukentästä merkin ympärillä, heidän on helpompi tehdä päätös, onko valvontapalvelulle tarvetta jatkossakin kyseisen merkin osalta. Yleensä valvonta on aina suositeltavaa, jotta merkinhaltija saa riittävän ajoissa tiedon identtisistä ja samankaltaisista tavaramerkeistä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että meidän tarjoama valvonta kohdistuu ainoastaan virallisiin tavaramerkkirekistereihin, jolloin esimerkiksi rekisteröimättömät merkit jäävät tämän valvonnan ulkopuolelle. Asiakkaan onkin siis syytä pitää myös itse silmät ja korvat auki alan tapahtumissa, messuilla ja myymälöissä. Myös jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden kautta voi tulla tärkeitä havaintoja mahdollisista loukkaavista merkeistä.

Tuoteväärennökset ovat tietysti merkittävä ryhmä tavaramerkkiloukkauksissa – kuten myös pakkaukset, joissa on jäljitelty esim. toisen merkin värimaailmaa tai logoa. Mahdollisia loukkaustapauksia on tullut esiin Google AdWords-markkinoinnissa, jossa toinen yritys oli hyödyntänyt asiakkaan merkkiä tarpeettomasti ainoastaan hakusanamielessä. Suosittelenkin tekemään omasta merkistä Google-haun aika ajoin, sillä tavaramerkin loukkauksia tapahtuu ja niitä havaitaan nykyään usein verkossa.

Päätän tähän Immateriaalioikeudet tutuksi juttusarjan tavaramerkkiosion. Otathan yhteyttä minuun (laura.roselius@bocoip.com), mikäli tavaramerkkeihin liittyen on herännyt kysymyksiä. Tutustu myös tavaramerkkipalveluihimme sekä aiempiin kirjoituksiini EU-tavaramerkin rekisteröinnin vaiheista ja EU-tavaramerkkiä vastaan tehdystä väitteestä ja väitekäsittelyn kulusta.

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme avaa eri suojamuotojen, kuten tavaramerkkien ja patenttien hakuprosessia ilman juridisia koukeroita. Seuraavassa osassa pureudumme patentoinnin saloihin.